O contrato de cessão de marca – uma compra e venda

Segundo Fran Martins, o contrato de compra e venda “é aquele no qual uma das partes se obriga a transferir a outra o domínio de uma coisa mediante o pagamento de um preço[1]”. Arnoldo Wald afirma que “a compra e venda cria a obrigação de transferir a propriedade de um bem contra o pagamento do preço em dinheiro”. Se o pagamento não for em dinheiro, será uma troca; ou se a transferência não for da propriedade, será uma locação ou um comodato das mercadorias[2].

Os contratos de compra e venda, na sua forma pura, conceituada por Rizzardo como aquela a qual não possui condições para a perfectibilização do negócio é simples: entrega-se a coisa e paga-se o preço. Nela há plena concordância das vontades quanto aos elementos primordiais: o objeto e o preço. É contrato consensual, oneroso, bilateral, comutativo e de execução simultânea, “porque a execução pode ocorrer de uma só vez”, ou seja, quando o preço é pago no ato da entrega da mercadoria, ou diferida, quando “a execução se dá depois de algum tempo, mas sempre em uma única vez”[3], o que ocorre, por exemplo, quando as partes combinam uma data futura para a entrega da mercadoria e/ou para o pagamento.

O contrato de cessão de marca está atrelado à operação de compra e venda. Nestas negociações, os contratos são mais complexos, porque, além de estar presente o tipo contratual compra e venda da marca, podem estar presentes cláusulas configurando tipos de distribuição, fornecimento ou revenda, os quais serão mencionados adiante.

Santos e Jabur explicam que “o contrato de cessão equivale a uma compra e venda de bem móvel, quando for oneroso, ou a uma doação, quando for gratuito”. Tanto o pedido de registro no INPI quanto os títulos de propriedade já concedidos podem ser objeto de cessão. À cessão serão aplicadas as regras da compra e venda de coisa móvel do Código Civil, arts. 481 a 504, porque é possível considerar como data da tradição a data da assinatura do contrato ou da averbação do instrumento no INPI. Diferente da cessão, a licença de uso de marca é uma autorização temporária para o uso do bem, sem que o titular perca a propriedade[4].

Newton Silveira diferencia a cessão da licença pelo fato desta implicar “o desvencilhamento da marca em relação ao titular, em benefício do cessionário”[5]. Nesse sentido, Labrunie e Moro conceituam a cessão como a transferência da propriedade do bem imaterial[6]. Copetti explica que a cessão da criação pode ser requerida pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços (§ 2º do art. 6º da LPI)[7] e “transfere a terceiro todos os direitos em relação ao registro ou ao depósito da marca ou da patente”[8], o que, segundo Carneiro, não impede o ex-titular da marca explorar o mesmo ramo de negócio, desde que com outra insígnia[9].

Explica Silveira, nos moldes do art. 60 da LPI, que a cessão só tem efeito depois de registrada no INPI (art. 60 LPI). Assim como na lógica da legislação autoral, quando a criação técnica for oriunda de contrato de trabalho, ela pertencerá ao empregador, mas, diferente da proteção pelo Direito Autoral, não haverá incidência de direitos morais ao empregado quem a criou (art. 88 LPI). Fica a critério do empregador dar participação financeira ao empregado acerca dos resultados econômicos do uso da invenção ou do modelo de utilidade, não sendo isso considerado salário (art. 89 e parágrafo único LPI). Detalhe muito importante é o fato de, se não for função ou obrigação do empregado elaborar invenções, a participação de alguma forma na criação da invenção ou do modelo de utilidade, gera direito “à metade dos direitos de propriedade e à licença exclusiva de sua exploração (art. 91, caput e § 2º LPI)”[10].

[1] MARTINS, Fran. O Contrato de Compra e Venda Internacional. Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos, v. 5, p. 83–102, Jun / 2011, p. 04.

[2] WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro, Obrigações e Contratos. 3.ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1972, p.242.

[3] RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense.

[4] JABUR, Wilson Pinheiro (coord.); SANTOS, Manoel J. dos. (coord) Op.cit. 2007, p. 89–90.

[5] SILVEIRA, Newton. O Abuso de Direitos do Licenciante. Revista de Direito Empresarial, v. 14, p. 269–295, Mar–Abr 2016, p. 18 e CARNEIRO, Thiago Jabur. Licença de Marca, aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Juruá, Curitiba, 2012, p. 95.

[6] LABRUNIE, Jacques. Op.cit. 2006. Ver também CARNEIRO, Thiago Jabur. Op.cit. 2012, p. 93–94.

[7] SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito do autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Manole: São Paulo, 2014.

[8] COPETTI, Michele. Afinidade entre Marcas, uma questão de Direito. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p. 138.

[9] CARNEIRO, Thiago Jabur. Op.cit. 2012, p. 95.

[10] SILVEIRA, Newton. Op.cit. 2014.